Comment bien protéger sa marque avant de devenir franchiseur ?

De l’importance de bien protéger sa marque

Dans cette séquence vidéo issue d’une interview réalisée au salon Franchise Expo Paris, Vanessa Bouchara revient sur l’importance de la protection de la marque dans le cadre du développement d’un réseau de franchise. Elle souligne la nécessité de bien anticiper l’expansion du réseau, en particulier à l'international. La protection proactive de la marque est un élément stratégique incontournable pour assurer la pérennité et la croissance d’un réseau de franchise.

Déposer sa marque protège les signes distinctifs du franchiseur

En devenant la tête d’un réseau de franchisés, certaines nouvelles responsabilités vous incombent. Dans le cadre du contrat de franchise, vous devez notamment être en mesure de proposer une marque distinctive, dûment enregistrée pour les produits et services liés à l’activité développée dans le réseau. Devenir franchiseur ne se limite pas à transmettre quelques trucs et astuces ! 

La marque, l’enseigne et le savoir-faire spécifique que vous avez su développer constituent un actif essentiel du contrat et vous devez être en mesure d’en assurer une jouissance paisible aux membres de votre réseau.

Tout d’abord, en déposant votre marque, vous devez vous poser la question de savoir au nom de qui la marque doit être déposée. Vous pouvez en être titulaire en tant que personne physique, mais vous pouvez aussi la déposer au nom d’une personne morale. Si la marque n’est pas déposée par la structure exploitante, cette dernière devra disposer de droits de licence sur la marque permettant aux franchisés d’exploiter la marque en toute sérénité.

Lorsque la marque est déposée au nom d’une personne physique, se pose la question du décès du titulaire et de la succession. Il s’agit d’un évènement impactant à anticiper. Il sera possible de réaliser des transferts de droits après le dépôt mais il faudra alors valoriser la marque cédée.

La marque en tant que telle peut être déposée sous de multiples formes

Il est ainsi possible de :

• déposer la marque sous forme nominale, soit seulement la dénomination ; 
• la marque sous forme figurative (uniquement un élément visuel), ou semi-figurative (dénomination et élément visuel). 

Il existe également d’autres types de marques telles que les marques sonores, multimédia, hologramme, de forme, de position, de motif, de couleur ou encore de mouvement.

S’assurer que la marque est bien protégeable

Par ailleurs, avant de déposer une marque, il est important de s’assurer que la marque est bien protégeable et qu’elle permet de distinguer les produits ou services proposés de ceux des concurrents. En effet, un signe dépourvu de caractère distinctif ne pourra pas constituer une marque.

• C’est ainsi que le signe figuratif  pour de la vente de produits laitiers, a récemment été refusé à l’enregistrement. En effet, l’Office des marques de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle a considéré que les éléments figuratifs tels que la vache, la chèvre et la brebis ne conféraient pas de caractère distinctif, et bien au contraire renforçait la perception du consommateur quant à l’origine du produit (EUIPO, 23 mars 2023, n°018667006).
  
  
• Suivant le même raisonnement, l’INPI, a refusé à l’enregistrement la demande marque verbale française « Les Producteurs Partenaires » pour des produits alimentaires et agricoles aux motifs que le signe sera perçu dans son ensemble comme l’indication d’une caractéristique des produits enregistrés, à savoir leur provenance et non comme celle de leur origine commerciale et est donc dépourvu de distinctivité (INPI, 26 mars 2021, n°20-0081).
  
  
• Enfin, s’agissant des slogans, l’EUIPO a récemment considéré que la marque « CHANGENOW » pour des services informatiques et de publicité était descriptive aux motifs que le public pertinent y percevrait un slogan promotionnel élogieux qui souligne les aspects positifs des produits et services, à savoir que la marque promeut le changement maintenant (EUIPO, 29 mars 2023, n°1641305). 

Ainsi posez-vous la question avant de choisir votre marque : Allez-vous utiliser une simple appellation descriptive de votre activité, la marque que vous exploitez historiquement, ou créer de toutes pièces un nouveau nom ? 

La disponibilité et recherche d’antériorité

Ensuite, une vérification de la disponibilité du signe envisagé en tant que marque est indispensable avec notamment une recherche d’antériorité. En effet, outre le fait qu’une marque doive respecter un certain nombre de règles (ne pas tromper le consommateur, ne pas choisir de mots ou symboles interdits), elle doit également ne pas porter atteinte à des droits antérieurs. Il est important de souligner que les recherches à l’identique sur le site de l’institut des marques français (l’INPI) ou de l’Office des Marques de l’Union Européenne (EUIPO) ne suffisent pas. 

Ainsi, une telle recherche d’antériorités doit être réalisée avec sérieux parmi l’ensemble des droits antérieurs susceptibles de constituer une antériorité opposable à une marque et notamment les marques antérieures, les dénominations sociales ou encore les noms de domaine.

La recherche devra être effectuée parmi les droits identiques et similaires, qui seraient susceptibles de créer une confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne.

C’est ainsi qu’un risque de confusion a été retenu entre la marque verbal BOSS et BROSS pour des produits d’habillement, aux motifs que les deux signes présentent des similitudes visuelles et phonétiques prépondérantes, notamment un rythme identique et une police de caractère comparable qui est manifestement une imitation de la marque de renommée BOSS (INPI, 06 juillet 2021, n°21-0352). De la même manière, très récemment ont été considérés comme similaires et créant un risque de confusion, les marques :

(EUIPO, 29 mars 2023, n° B3163881).

Cela démontre que le droit antérieur ne peut être localisé qu’en faisant une recherche complète, par l’intermédiaire d’un professionnel spécialiste en propriété intellectuelle.

Cela est d’autant plus important que l’INPI et l’EUIPO ne vont pas refuser un dépôt en raison de droits antérieurs, donc la marque peut être enregistrée, mais quand même porter effectivement atteinte aux droits de tiers. Des litiges sur la marque peuvent donc apparaître après l’enregistrement de la marque.

Protéger sa marque pour l’international

Enfin, sachez qu’en tant que titulaire d’une marque, vous disposez d’une priorité de six mois pour étendre votre dépôt à d’autres territoires tout en conservant la date de votre premier dépôt. Vous pourrez bien évidemment réaliser un dépôt plus tard, mais si vous avez déjà ciblé les pays dans lesquels vous souhaitez vous développer à moyen ou long terme, vous pouvez bénéficier de la première date de dépôt pour étendre la protection de votre marque. Il est ainsi recommandé de sécuriser au moins les pays limitrophes, afin de préserver vos droits.

En matière de marque, qui est le socle du réseau de franchise, il convient d’agir de manière sécurisée et méthodique pour protéger votre réseau le mieux possible.

Le dépôt d’une marque, pour le présent, et surtout le futur

Une fois toutes ces démarches réalisées et la marque enregistrée, tout n’est pas terminé. 

Il convient maintenant de mettre la marque sous surveillance via un professionnel, pour éviter que des tiers n’y portent atteinte, et d’adopter d’autres points de vigilance :

• Réservez les noms de domaine associés à votre marque, et notamment les déclinaisons que vous pensez utiliser à l’avenir (déclinaisons par ville, par région ou même par pays) ;
  
  
• Réservez les réseaux sociaux associés à votre marque ;
  
  
• Ayez le réflexe "cession de droits" :
  • Pensez à vérifier que vous disposez bien de tous les droits d’utilisation de votre application, ou de votre site Internet, notamment si celui-ci a été créé par une agence web ou par un indépendant ;
  • Vérifiez si vous vous êtes bien fait céder les droits sur vos éléments graphiques et notamment votre logo par le graphiste ou l’agence qui a travaillé avec vous à leur conception ;
  • Concernant l’aménagement intérieur spécifique que vous avez défini pour vos points de vente, assurez-vous que l’architecte vous cède bien les droits. 

À propos de l'auteur

Vanessa Bouchara

Spécialistes en Droit de la Propriété Intellectuelle, Cabinet Bouchara & Avocats